针对近期美国专利商标局发布的《补充陈述理由令及拟重新考虑注册决定》，海外知识产权纠纷应对浙江分中心（以下简称“浙江分中心”）在第一时间发布了预警信息，随后对4.2万件涉案商标进行了检索排查，梳理出涉及浙江的涉案商标清单，并分地市进行了统计，分享至省内各海外分中心。同时，浙江分中心针对该事件相关应对途径和流程信息进行了整理，并结合专家律师意见，对受此次案件影响的商标权利人（以下简称“涉案商标权利人”）给予以下应对建议：

一、向美国专利商标局（USPTO）提交申诉

根据美国专利商标局发布的《补充陈述理由令及拟重新考虑注册决定》，如涉案商标权利人认为美国专利商标局的制裁是明显错误的，其有权在美国东部时间2025年3月26日前向美国专利商标局提交申诉（Petition to Director）。

（一）申诉理由

如果涉案商标权利人认为美国专利商标局将其商标纳入此次制裁范围是明显错误的，其可以提交一份呈递给美国专利商标局局长的请求书（a Petition to Director）提出申诉，请求将其申请或注册排除在制裁令之外。如果申诉仅要求重新考虑暂停制裁，此种请求可能会被拒绝。

（二）申诉提交内容

陈述不应被制裁的原因并提交相关证据。可能被采信的证据内容包括但不限于：（1）涉案商标权利人可证明其自始并未委托此次制裁的被告三家深圳代理公司办理美国商标申请；（2）涉案商标权利人可提出宣誓声明书，声明其自始并未涉及提供虚假、虚构或欺诈信息的不当行为。

（三）申诉提交格式及提交路径

如果涉案商标权利人反对美国专利商标局重新考虑其注册的决定，或反对美国专利商标局的终止审查制裁，涉案商标权利人必须在美国东部时间2025年3月26日晚上11:59之前以书面形式回复。

如果商标在拟撤销名单上，涉案商标权利人可联系被告代理公司，由被告代理公司代表统筹进行申诉，被告代理公司的回复应通过电子邮件提交至TMPolicy@uspto.gov。

涉案商标权利人也可以自行申诉，申诉应以向局长提交请求书（a Petition to Director）的格式提交至美国专利商标局的商标电子申请系统（https://teas.uspto.gov/office/pgp），需持有系统帐号的个人或是美国执业律师才能登陆该电子系统。

注：a.根据有关法律专家提供的此类事件实务应对经验，除非是明显错误（例如因美国专利商标局将注册号或是商标输入错误而导致错误纳入制裁范围），此类事件申诉的成功率较低。b.根据美国商标审查指南（(Trademark Manual of Examining Procedure）的有关规定，住所地不在美国的中国企业提交申诉应当委托美国执业律师。c.申诉所需费用，官费400美元；律师费用，视案件情况的复杂度而定。

二、重新提交商标申请

由于向美国专利商标局提交申诉成功率较低且成本较高，为避免权利的不确定性以及时间的浪费，涉案商标权利人无论是否进行申诉，都可以尽快委托美国执业律师重新申请商标。

根据TMEP§703有关“禁止重复注册”的相关规定，商标申请人不能在相同商品或服务上注册相同商标。因此建议涉案商标权利人考虑采取以下方案重新申请同名商标以提高申请成功概率：

（一）方案1：主动撤销旧商标+重新申请同名商标

涉案商标权利人可考虑主动撤销旧商标，并立刻申请同名商标，此方案可避免造成重复注册，亦可为商标权利人节约时间成本，但主动撤销旧商标程序也将产生费用。

（二）方案2：不主动撤销旧商标+重新申请同名商标

如上所述，由于存在禁止重复注册的相关规定，在不主动撤销旧商标的前提下，重新注册同名商标应当作出相应修改，例如：

1.改变新申请商标指定的商品或服务

涉案商标权利人可考虑改变新申请商标指定的商品或服务类别，包括修改大类和小类，此种情形下不构成重复注册。

2.改变新申请商标的商标样式

涉案商标权利人可考虑改变新申请商标的图样，例如将文字商标修改为文字和图形的组合商标等方式。

3.基于不同的申请基础申请新商标

如涉案商标的申请基础为基于实际使用或意图使用（美国联邦商标法The Lanham Act§1（a）（b）），且涉案商标权利人在中国或其他国家已有同名商标注册，则可考虑美国新商标申请的申请基础改为基于外国注册/外国申请（美国联邦商标法The Lanham Act §44（e））或马德里体系（美国联邦商标法The Lanham Act§66（a）），此种情况下不构成重复注册。此外，如果新旧商标申请是基于不同的马德里国际申请的美国领土延伸，也不构成重复注册。

4.选择不同的注册簿

涉案商标权利人可考虑新申请商标选择与旧商标不同的注册簿，在主簿上注册的商标不会与在副簿上申请的相同商标构成重复注册。

注：a.涉案商标权利人应当结合在美国商标使用的实际情况，选择合适的新商标申请方案。b.申请新商标应当确保提交真实有效的使用证据。c.根据美国法律规定，外国申请人的美国商标申请必须委托美国执业律师代理。

三、联系方式

    涉案商标权利人如有疑问可拨打本中心联系电话咨询。联系人：胡老师，电话：0571-58119550。